15. Reverse Confusion – David gegen Goliath oder heute META gegen Meta?

von | 11 Aug 2022 | Markenrecht

Foto von Dima Solomin

Nach der Namensänderung von Facebook in Meta am 28. Oktober 2021 gab es nicht nur positives Feedback. So gab es Verhandlungen in Millionenhöhe (u.a. 60 Millionen US-Dollar für MetaPC-Patent) oder Frust bei einem Berliner-Start-up, welches wegen Aussichtslosigkeit der Klage ein Re-Branding vornehmen muss. Anders das New Yorker Unternehmen META von Justin Bolognino: META hat am 19.07.2022 Klage gegen Mark Zuckerberg’s Plattform eingereicht, erhebt schwere Vorwürfe und fordert unter anderem Unterlassung der Nutzung von „Meta“ sowie die Zuerkennung des Gewinns durch die Marke META (Facebooks Gewinn für das erste Quartal von 2022 lag bei 7,5 Billionen US-Dollar).

Der Hintergrund – Fakten und Vorwürfe

Justin Bolognino gilt als Pioner von experimentalen und immersiven Technologien und war einer der ersten Guardians der Creator Community. Er gründete sein Unternehmen META bereits 2010 mit der Vision einer fairen Creator Community, als die Öffentlichkeit noch lange nichts von einem Metaversum wusste. Die Technologien umfassten dabei VR, AR, XR, immersive music experiences, smart contracts und vieles mehr. META hat dabei eine unzählige Liste von Kunden, unter anderem Google, Twitter, Spotify, Nike, Coca-Cola, Audi, Yahoo, Heineken und war sogar mit Erlebniswelten auf dem Coachella, South by Southwest sowie Cannes Lion „International Festival of Creativity“. META erklärt weiter, dass bereits im Jahr 2017 ein Facebook Executive auf einem META-Event war. Danach wurde Kontakt zu Justin Bolognino aufgenommen, um in der Zukunft zusammen zu arbeiten, was nach Angaben METAs schließlich auch getan hätten. Es habe dann auch Verhandlungen zwischen META und Facebook/Meta gegeben, allerdings erfolglos. Nunmehr heißt es in der Klageschrift, dass durch Facebook’s Namensänderung das Image von META vollständig zerstört sei, ein Lehrbuchfall der Reverse Confusion Theorie vorläge und die

„META Mark ist untrennbar mit dem Schleier der Giftigkeit, der Facebook umhüllt, verbunden und wird von diesem ausgehöhlt. Dazu gehören auch Anschuldigungen, dass Facebook wusste, dass seine Produkte die Gesundheit von Teenagermädchen beeinträchtigen, Terroristen- und Hassgruppen unterstützen, den Menschenhandel und die Ausbeutung von Menschen fördern, religiösen Hass verbreiten, COVID und politische Fehlinformationen verbreiten und sogar Völkermord in Ländern wie Myanmar begünstigen, die in den Medien ausführlich behandelt wurden, wie z. B. in dem Bericht des Wall Street Journal“,

Facebook/Meta hat sich bislang noch nicht zu der Klage geäußert.

Aber was ist die Reverse Confusion Theorie?

Im US-amerikanischen Recht wird zwischen „forward confusion“ und „reverse confusion“ unterschieden. „Forward confusion“ ist der „Normalfall“ und beinhaltet, dass Verbraucher irrtümlicherweise die Waren oder Dienstleistungen eines jüngeren Verwenders der Marke eines älteren Unternehmens zuordnen.

Reverse Confusion liegt dagegen vor, „wenn ein größeres, mächtigeres Unternehmen die Marke eines kleineren, weniger mächtigen älteren Inhabers verwendet und dadurch eine Verwechslung in Bezug auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen des älteren Benutzers verursacht.“ Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc. 30 F.3d 466, 474 (3d Cir.1994). Essentiell ist dabei, dass die junge Marke durch ihre Macht, Werbung sowie Promotion die Reputation der älteren kleinen Marke derart überrollt, dass die Allgemeinheit denkt, die Waren oder Produkte der älteren kleineren Marke stammen von der jüngeren mächtigen Marke. In anderen Worten: wenn Facebook zu Meta wird und nun „Meta“ Waren oder Dienstleistungen von der Allgemeinheit Mark Zuckerberg’s Unternehmen und nicht mehr dem kleineren New Yorker Unternehmen von Justin Bolognino zugeordnet werden.

In Interpace Corp. v. Lapp, Inc. wurde eine Liste von Faktoren entwickelt, um Reverse Confusion festzustellen. Solche Lapp-Faktoren sind unter anderem der Grad der Ähnlichkeit der Marken, die Stärke der Marke, der Preis der Produkte, die Länge der Nutzung der zweiten Marke ohne Verwechslungsgefahr, Beweis der tatsächlichen Verwechslung, […].

Gibt es ein deutsches Pendant?

Im deutschen Markenrecht gibt es eine solche Theorie nicht. Es gilt aber das Prioritätsrecht, welches bedeutet, dass die ältere Marke Vorrang vor der jüngeren Marke hat. Maßgeblich ist hier die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Verwechslungsgefahr bedeutet, dass der Verkehr die Herkunft der betroffenen Produkte verwechseln könnte, das heißt aufgrund der Marken davon ausgehen könnte, dass die gekennzeichneten Produkte aus dem gleichen oder verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr sind dabei verschiedene Grundsätze wie Identität/Ähnlichkeit der Zeichen, der Waren und/oder Dienstleistungen, die unter den Marken angeboten werden und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ob bei zwei Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht, ist dabei immer aus der Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen zu beurteilen. Sollte die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht werden, kann der ältere Markeninhaber gegen die Eintragung des jüngeren Markeninhabers entsprechend vorgehen mit dem Ziel, die Löschung der jüngeren Marke zu bewirken.

Ausblick

Fälle von Reverse Confusion häufen sich momentan bei US-amerikanischen Gerichten und werden nicht zuletzt zugunsten der mächtigeren jüngeren Marken entschieden. So unter anderem in Rhode Skincare von Hailey Bieber, in der das Gericht feststellte, es handle sich um verschiedene Waren. Eine spannende Verteidigungstaktik ist auch im vorliegenden META-Fall zu erwarten, ebenso wie eine richtungsweisende Entscheidung des Gerichts.

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Sarah.Urbansky-Neerfeld@baer.legal